在先使用商標(biāo)繼續(xù)使用抗辯一般要求“雙先善意使用”

黃璞琳

《中華人民共和國商標(biāo)法》2013年修訂時，其第五十九條第三款，對商標(biāo)侵權(quán)案件中在先使用抗辯作出規(guī)定：“商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。”

這里的在先使用如何界定？是僅指先于商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊日使用，還是必須同時先于商標(biāo)注冊人實際使用日使用？

本人刊于《中華商標(biāo)》2014年第11期的《商標(biāo)侵權(quán)案件中在先使用抗辯的構(gòu)成要件》曾提出，在先商標(biāo)繼續(xù)使用抗辯的前提之一是“雙先使用”：據(jù)以抗辯的在先使用商標(biāo)，是在他人相同類似商品上相同近似注冊商標(biāo)的申請日之前，已先于該商標(biāo)注冊人在中國內(nèi)陸使用。即，兩個時間點，一是注冊商標(biāo)的申請日，二是商標(biāo)注冊人的使用日。據(jù)以抗辯的在先商標(biāo)的使用人，必須在這兩個日期之前使用其商標(biāo)。欲圖抗辯的未注冊商標(biāo)在中國內(nèi)陸開始使用的時間，雖然早于他人在相同類似商品上相同近似注冊商標(biāo)的申請日，但晚于該商標(biāo)注冊人在中國內(nèi)陸的最初使用日的（即，商標(biāo)注冊人在申請注冊前已在中國內(nèi)陸在先使用其商標(biāo)），該未注冊商標(biāo)使用人就不能適用《中華人民共和國商標(biāo)法》第五十九條第三款進(jìn)行抗辯。

國家知識產(chǎn)權(quán)局《關(guān)于<商標(biāo)法>第五十九條第三款法律適用問題的批復(fù)》也認(rèn)為，適用該款規(guī)定，在先使用人須同時滿足以下五個要件：一是在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前已經(jīng)使用；二是先于商標(biāo)注冊人使用；三是在商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前的使用達(dá)到“有一定影響”的程度；四是不得超出原經(jīng)營商品或服務(wù)、原經(jīng)營區(qū)域等原使用范圍；五是商標(biāo)注冊人要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識的，在先使用人應(yīng)當(dāng)附加區(qū)別標(biāo)識。

《江蘇省高級人民法院侵犯商標(biāo)權(quán)糾紛案件審理指南》（2011年發(fā)布、2020年修改）第6.2條也認(rèn)為，先用權(quán)抗辯的適用要件主要包括：1.他人在注冊商標(biāo)申請日之前存在在先使用商標(biāo)的行為；2.該在先使用行為原則上應(yīng)當(dāng)早于商標(biāo)注冊人對商標(biāo)的使用行為，且為善意；3.該在先使用的商標(biāo)應(yīng)具有一定影響。使用人對其商標(biāo)的使用確系真實使用，且經(jīng)過使用已使得商標(biāo)在使用地域內(nèi)起到識別作用；4.被控侵權(quán)行為系他人在原有范圍內(nèi)的使用行為。即，先用權(quán)抗辯一般應(yīng)當(dāng)是“雙先使用”且為善意。

最高人民法院2013年在銀川彪馬商貿(mào)有限公司與達(dá)州市凱達(dá)商務(wù)酒店侵害注冊商標(biāo)專用權(quán)糾紛再審審查一案中（（2012)民申字第1543號民事裁定）也指出，本案凱達(dá)酒店在部分服務(wù)用品上使用“凱達(dá)”字樣，相當(dāng)于對未注冊商標(biāo)的使用，該使用方式超出了法律規(guī)定的企業(yè)名稱權(quán)的權(quán)利行使范圍。但因凱達(dá)公司對“凱達(dá)”字號的使用，早于彪馬公司注冊商標(biāo)的申請日，且彪馬公司不能證明凱達(dá)公司具有主觀惡意，故，凱達(dá)酒店在部分服務(wù)用品上使用“凱達(dá)”字樣的行為屬于善意在先使用，因而不構(gòu)成對“凱達(dá)”注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵害。不過，該案僅查明被控侵權(quán)人使用相同的未注冊商標(biāo)，早于他人相同類似商品上相同注冊商標(biāo)的申請日，即基于其屬于善意在先使用而認(rèn)定未侵害在后注冊商標(biāo)專用權(quán)。本案并未查明被控侵權(quán)人相關(guān)商標(biāo)使用日期，是否早于商標(biāo)注冊人商標(biāo)使用日期。

2024年9月20日，最高人民法院就再審申請人老百姓大藥房連鎖股份有限公司與被申請人荊門市老百姓大藥堂連鎖有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案，作出(2024)最高法民再218號再審民事判決認(rèn)為：

商標(biāo)法第五十九條第三款給予已經(jīng)使用的未注冊商標(biāo)一定程度的保護(hù)，賦予了商標(biāo)在先使用人針對他人注冊商標(biāo)的在先使用抗辯權(quán)。但此種抗辯權(quán)不能完全突破商標(biāo)法的注冊原則，在適用中需要平衡好商標(biāo)在先使用人和注冊商標(biāo)專用權(quán)人之間的利益。對于在先善意地在同一種或類似商品上使用與他人注冊商標(biāo)相同或近似并有一定影響的商標(biāo)的，在先使用人有權(quán)在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用；如果在先使用雖早于商標(biāo)申請日，但晚于商標(biāo)注冊人的使用時間，且有證據(jù)證明在先使用人存在明知或應(yīng)知等情形的，不宜認(rèn)定在先使用抗辯成立。

（本案原告方老百姓股份公司）第3579889號“老百姓”商標(biāo)申請注冊時間為2003年6月4日。（本案被告方）荊門老百姓公司于2002年5月21日成立并開始使用“老百姓”標(biāo)識，早于原告方的第3579889號“老百姓”注冊商標(biāo)申請日。但是，老百姓股份公司（原告方）對“老百姓”字號和標(biāo)識的使用時間可以追溯到長沙老百姓大藥房的成立時間2001年10月25日。該時間比荊門老百姓公司（被告方）成立并開始使用“老百姓”標(biāo)識的時間2002年5月21日早半年左右，且自2001年起（原告方）“老百姓”標(biāo)識被眾多媒體宣傳報道。即，在荊門老百姓公司（被告方）2002年5月21日成立之前，老百姓股份公司（原告方）的前身已經(jīng)使用“老百姓”字號和標(biāo)識，相關(guān)媒體已經(jīng)進(jìn)行了宣傳報道，具有一定影響力。荊門老百姓公司作為同行業(yè)經(jīng)營者，對此理應(yīng)知曉，仍將“老百姓”標(biāo)識使用在和老百姓股份公司完全相同的藥品服務(wù)上。據(jù)此，荊門老百姓公司（被告方）的在先使用抗辯不能成立。

所以，《中華人民共和國商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定的在先使用商標(biāo)繼續(xù)使用抗辯，要求“雙先使用”且屬善意使用。如果被控侵權(quán)人的相關(guān)商標(biāo)使用，僅是早于他人注冊商標(biāo)申請日，但晚于商標(biāo)注冊人使用時間，且有證據(jù)證明被控侵權(quán)人是明知或應(yīng)知他人在先未注冊商標(biāo)已在先使用等情形的，不宜適用《中華人民共和國商標(biāo)法》第五十九條第三款予以在先使用抗辯。

不過，如果被控侵權(quán)人在中國內(nèi)陸開始使用相關(guān)商標(biāo)的時間，早于他人在相同類似商品上相同近似注冊商標(biāo)的申請日，晚于該商標(biāo)注冊人在中國內(nèi)陸的最初使用日，但在爭議發(fā)生前，二者分別在中國內(nèi)陸不同的地域連續(xù)使用，且無證據(jù)證明被控侵權(quán)人是惡意模仿他人注冊商標(biāo)（或者說被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其是善意使用）的，被控侵權(quán)人能否主張自己的商標(biāo)使用行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，被控侵權(quán)人能否主張在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用其商標(biāo)？此問題，有待商標(biāo)立法、執(zhí)法與司法實踐進(jìn)一步厘清。